Przy rejestracji podobnego znaku towarowego wniesienie sprzeciwu będzie nieskuteczne

Tak przesądził Sąd Unii Europejskiej. Tym samym właściciel Magic Minerals by Jerome Alexander przegrał walkę z byłym dystrybutorem, który postanowił zarejestrować nową markę Mineral Magic.

 

 


Sąd Unii Europejskiej, rozstrzygając spór pomiędzy amerykańską firmą Jerome Alexander Consulting Corp. (właścicielem marki Minerals by Jerome Alexander) a jej byłym dystrybutorem londyńską spółką John Mills Ltd (sprawa T7/17), która postanowiła zarejestrować nowy znak Mineral Magic, pochylił się nad problemem: jak należy interpretować art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 154, s. 1). Przepis ten chroni właściciela znaku towarowego przed sytuacją, w której jego agent lub przedstawiciel próbuje zarejestrować na siebie znak należący do właściciela. Ten ostatni może wówczas złożyć skuteczny sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Tytułem przykładu, spółka japońska, która posiada rejestrację określonego znaku tylko w Japonii, może skutecznie zapobiec rejestracji tego oznaczenia jako znaku towarowego UE w przypadku zgłoszenia go przez jej europejskiego agenta lub przedstawiciela (np. wyłącznego dystrybutora produktów w Europie). Przepis ten stanowi zatem zabezpieczenie przed sytuacją, w której przedstawiciel właściciela znaku towarowego próbuje zawłaszczyć sobie znak bez jego zgody. Powstaje jednak pytanie – co w sytuacji, gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku zgłasza znak podobny, ale nie identyczny? Czy właściciel znaku może wówczas powołać się na wspomniany art. 8 ust. 3 rozporządzenia i zablokować rejestrację znaku podobnego? Przepis ten nie precyzuje bowiem, o jaki znak chodzi. Ten dylemat musiał rozstrzygnąć Sąd UE we wspomnianym wyroku.

Geneza sporu

Spór rozpoczął się w 2013 r. To wówczas spółka John Mills Ltd. dokonała zgłoszenia unijnego znaku towarowego pod nazwą Mineral Magic dla różnego rodzaju kosmetyków. W 2015 r. spółka Jerome Alexander Consulting Corp. wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia, argumentując, że posiada wcześniejszy amerykański znak Magic Minerals by Jerome Alexander przeznaczony dla kosmetyków. Spółka John Mills była wyłącznym dystrybutorem na Europę kosmetyków Alexander Consulting Corp. Jako podstawę sprzeciwu właściciel znaku zarejestrowanego w USA powołał właśnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia.

EUIPO oddaliło sprzeciw, powołując się na fakt, że zgłoszony znak nie jest identyczny do znaku zarejestrowanego w USA, więc art. 8 ust. 3 rozporządzenia w ogóle nie może mieć zastosowania w tym przypadku. Innego zdania była Izba Odwoławcza, uznając, że przepis stosuje się również w przypadku zgłoszenia znaku podobnego. W wyniku skargi zgłaszającego znak sprawa trafiła przed Sąd UE, który musiał rozstrzygnąć tę kwestię. Rozstrzygnięcie sądu Sąd, badając sprawę, wziął pod uwagę dokumenty pokazujące przebieg prac nad rozporządzeniem. Wynika z nich, że odrzucona została propozycja zamieszczenia w przepisie zakazu rejestracji znaków podobnych. W materiałach zespołu przygotowującego owe regulacje znalazły się też zapisy o tym, że wyrażono zgodę na to, aby art. 8 ust. 3 rozporządzenia był interpretowany jako znajdujący zastosowanie międzynarodowe w rozumieniu art. 6 septies Konwencji paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz.U. z 1922 r. nr 8 poz. 58). Przepis ten odnosi się jedynie do znaku identycznego, a nie do podobnego i identycznego. W wyroku Sąd przypomniał również, że o znakach identycznych możemy mówić jedynie wtedy, gdy późniejszy znak powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy tworzące to oznaczenie. Za znak identyczny uważa się również znak wykazujący tak nieznaczne różnice, że mogą one zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Kiedy znaki są różne

W dalszym wywodzie sąd potwierdził, że omawiane oznaczenia nie są identyczne, a jedynie podobne. Zmiany polegające na odwróceniu słów tworzących oznaczenie i dopisaniu lub usunięciu w znaku dodatkowych wyrazów (jak było w rozpatrywanym przypadku) pozwalają przyjąć, iż znaki nie są identyczne. W związku z powyższym właściciel znaku zarejestrowanego w USA nie mógł skutecznie powoływać się na art. 8 ust. 3 rozporządzenia. Z omawianego wyroku można wyciągnąć konkluzje, które mogą mieć istotne skutki zwłaszcza dla przedsiębiorców funkcjonujących dotychczas w krajach Europy poprzez swoich przedstawicieli (np. wyłącznych dystrybutorów). Jeżeli bowiem spółka prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem takiego przedstawiciela, powinna zastrzec rejestrację swojego znaku na obszarze Europy, choćby w jednym z krajów, w którym znak jest najintensywniej używany. Pozwoli to jej na złożenie skutecznego sprzeciwu w sytuacji zgłoszenia przez jej przedstawiciela nie tylko znaku identycznego, ale również znaku konfuzyjnie podobnego. Oczywiście właściciel znaku towarowego może również przywoływać inne podstawy prawne, np. zgłoszenie znaku w złej wierze, niemniej jednak udowodnienie złej wiary w przypadku zgłoszenia znaku jedynie podobnego nie będzie łatwe, a z pewnością o wiele trudniejsze niż oparcie sprzeciwu na wcześniejszym znaku podobnym.

 

Marek Rumak
Radca prawny
Affre i Wspólnicy

Poprzedni artykuł
Następny artykuł