Newsletter IP 1/2019

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W dniu 17 stycznia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”). Zawiera ona szereg zmian i jest związana przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Poniżej omawiamy kilka   istotnych zmian zaproponowanych w nowelizacji.

Nowa definicja znaku towarowego.

Jedną z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zdefiniowanie na nowo pojęcia znaku towarowego.

Nowelizacja znosi wymóg graficznego przedstawienia zgłaszanego znaku towarowego, tak więc zgłaszający będzie miał możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki – sposób prezentacji musi być jednoznaczny i dokładny. Zmiana ta ułatwi zgłaszanie tzw. znaków niekonwencjonalnych (np. znaki zapachowe, dźwiękowe). Zgłaszający będą mieli możliwość przedstawienia swoich znaków w postaci np. plików audio, a nie jak dotychczas, zapisu nutowego. Zmiany obejmą również znaki ruchome, które to według nowych przepisów mogą zostać zaprezentowane w postaci wideo, a nie jak do tej pory w formie nieruchomej wraz ze słownym opisem.

Nowe obowiązku Urzędu Patentowego

Nowelizacja nakłada na Urząd Patentowy nowe obowiązki. Wśród nich będzie m.in. obowiązek informowania właścicieli znaków towarowych o upływającym okresie ochronnym na znak towarowy.

Tak więc, Urząd każdorazowo będzie musiał poinformować właściciela o ubiegającym prawie ochronnym na znak towarowy, co z pewnością jest pozytywną zmianą, ułatwiającą życie przedsiębiorcom.

Reprodukcja znaku towarowego w słownikach, encyklopediach

Wprowadzono nowy przepis dotyczący kwestii reprodukcji znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej. Według noweli, jeżeli taka reprodukcja stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia, na żądanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

Skuteczniejsza walka z podróbkami

Nowelizacja doprecyzowała również w art. 296 ust. 3 Pwp podmioty przeciwko którym można wystąpić z roszczeniami na podstawie Pwp. Nowelizacja tego przepisu wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15. W wyroku tym stwierdzono, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Tak więc, proponowany zapis przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że możliwe będzie wystąpienie z roszczeniami przeciwko podmiotom, które wynajmują powierzchnię handlową i wprowadzają do obrotu podróbki towarów.

ZNAK „BIG MAC” UNIEWAŻNIONY

Postanowiliśmy opisać decyzję EUIPO dot. znaku towarowego znanego zapewne większości osób, a z pewnością miłośnikom hamburgerów, a mianowicie „Big Mac”. Słowny znak unijny, należący do sieci fastfoodów McDonald’s, właśnie został unieważniony ze względu na nieużywanie dla wszystkich towarów i usług, dla których był zarejestrowany. Decyzja EUIPO pokazuje jak istotne znaczenie ma używanie znaku towarowego w obrocie i w konsekwencji jak poważne konsekwencje wiążą się z jego nieużywaniem. Daje również pewne wskazówki jeżeli chodzi o kwestie dowodowe w zakresie wykazywania używania znaku w obrocie.

Znak „Big Mac” został zarejestrowany dla wielu towarów i usług, zarówno tych, dla których był rzeczywiście używany (jak np. jadalne kanapki, kanapki z mięsem) jak i towarów oraz usług, dla których nie był bezpośrednio używany, a jedynie związanych z kanapkami (np. herbata).

W przypadku towarów i usług, dla których znak nie był używany, EUIPO nie miało wątpliwości i wygasiło znak „Big Mac”, gdyż właściciel znaku nie przedstawił żadnych dowodów na ich używanie. Dlatego też warto pamiętać, że zarejestrowany znak musimy używać w praktyce dla towarów i usług objętych rejestracją. Nie ma przy tym znaczenia czy znak ten należy do znaków rozpoznawalnych, renomowanych, powszechnie znanych, czy też jest to znak zupełnie nieznany szerszej publiczności. Każdy znak podlega tym samym regułom w zakresie obowiązku używania w obrocie.

Co ciekawe, EUIPO wygasiło znak „Big Mac” dla wszystkich towarów, czyli również dla towarów, dla których ten znak był używany w obrocie, np. dla kanapek, kanapek z mięsem. Stało się tak dlatego, że uprawniony ze znaku nie przedstawił wystarczających dowodów na używanie znaku „Big Mac” w obrocie.

McDonald’s przedłożył wydruki ze swoich stron internetowych z użyciem, ofertami kanapek „Big Mac”, wydruk z Wikipedii czy broszury oraz plakaty reklamowe z użyciem nazwy „Big Mac”. EUIPO uznał jednak, że nie są one wystarczające. Podkreślił, że właściciel znaku „Big Mac” nie przedstawił dowodów potwierdzających transakcje związane z zakupem kanapek „Big Mac”, czyli dowodów na wprowadzanie tych produktów do obrotu. Same broszury czy plakaty reklamowe nie mogą o tym świadczyć.

EUIPO uznał również, że wydruki z Wikipedii nie są wiarygodne, ponieważ wpisy w Wikipedii mogą być zmieniane przez użytkowników, a zatem można je uznać za istotne jedynie w przypadku, gdy są one poparte innymi niezależnymi konkretnymi dowodami.

Z decyzji EUIPO wynika zatem dla przedsiębiorców kilka istotnych konkluzji, które powinni brać pod uwagę zgłaszając, a następnie używając znaki towarowe w obrocie.

Nie należy zgłaszać znaków dla bardzo szerokiej gamy towarów w sytuacji, gdy znak w rzeczywistości nie będzie dla nich używany. Dotyczy to zwłaszcza rejestracji obejmujących kilkanaście klas towarowych. Rzadko bowiem przedsiębiorca w rzeczywistości używa znaku dla tak dużej liczby towarów czy usług.

Znaki towarowe musza być używane w obrocie, w przeciwnym razie mogą być unieważnione z powodu ich nieużywania.

Dowodząc używania znaków w obrocie należy skupić się przede wszystkim na dowodach potwierdzających wprowadzanie towarów oznaczanych znakami do obrotu, a nie na dowodach odnoszących się jedynie do oferowania do sprzedaży takich towarów.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł