Newsletter IP 3/2019

Brexit a kwestia znaków towarowych

W marcu chyba najczęściej odmienianym hasłem (przynajmniej w polityce międzynarodowej) było słowo „brexit”. Kwestia niekończącej się sagi pod tytułem „Brexit” trwa od wielu miesięcy i nie widać jej końca. Brytyjski parlament odrzucił opcję „Brexitu” bez umowy (tzw. twardego Brexitu), ale wcześniej również nie wyraził zgody na „Brexit” z umową wynegocjowaną z UE przez brytyjską premier.

My postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kwestii unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych po Brexicie. Skoro Wielka Brytania opuszcza UE, teoretycznie ochrona wynikająca z praw do unijnych znaków towarowych powinna przestać obowiązywać w tym kraju w momencie wyjścia z UE. Niemniej jednak takie rozwiązanie byłoby nie fair wobec właścicieli tych unijnych znaków towarowych, które były rejestrowane głównie z myślą o rynku brytyjskim. Często przedsiębiorcy, nawet jeżeli zamierzają używać znaku jedynie w swoim kraju, zgłaszają do rejestracji znak unijny, wychodząc z założenia, że skoro rejestracja jest na 10 lat, to być może za kilka lat rozszerzą zakres terytorialny swojego działania i dokonają ekspansji również na inne rynki UE. Tak więc, z pewnością również w przypadku unijnych znaków towarowych było sporo rejestracji z myślą głównie o Wielkiej Brytanii.

Brytyjski rząd informuje na swoich stronach, że sytuacja unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych po Brexicie:

  • prawa własności do wszystkich istniejących zarejestrowanych unijnych znaków towarowych (i wzorów wspólnotowych) będą nadal chronione i będą mogły być egzekwowane w Wielkiej Brytanii poprzez zapewnienie równoważnego znaku towarowego (lub wzoru) zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii
  • właściciele unijnych znaków towarowych (lub wzorów wspólnotowych) otrzymają nowe prawo ekwiwalentne w Wielkiej Brytanii, które wejdzie w życie w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
  • znak towarowy (lub wzór) będą wówczas traktowane tak, jakby zostały zgłoszone i zarejestrowane zgodnie z prawem brytyjskim, co oznacza m.in. że będą podlegać odnowieniu w Wielkiej Brytanii, mogą stanowić podstawę postępowania przed sądami brytyjskimi, mogą być przydzielane i licencjonowane niezależnie od prawa UE.

Oczywiście podmiot, który nie chce otrzymać nowego ekwiwalentnego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii znaku towarowego lub wzoru (bo np. nie zamierza działać w Wielkiej Brytanii), będzie mógł zrezygnować z brytyjskiej rejestracji.

Warto zwrócić uwagę, że takie zasady będą obowiązywały nawet w sytuacji tzw. twardego Brexitu, bez podpisania porozumienia z UE. Tak więc firmy posiadające unijne znaki towarowe, które nadal zamierzają prowadzić interesy na rynku brytyjskim, mogą spać spokojnie.

 

 

 

TSUE badał czy wzór tapety może być zarejestrowanym znakiem towarowym

To normalne, że tapety na ścianach mają różne wzory i cechy charakterystyczne. Każdy producent z jednej strony stara się zaskakiwać nowymi pomysłami, a z drugiej chce, żeby jego wzór był jak najbardziej popularny i rozchwytywany. Gdzie jednak leży granica tego, co można uznać za cechy wyróżniające tapety i jak ma się do tego Rozporządzenie 2017/1001 o znaku towarowym UE?

Spór, który ostatecznie doprowadził do omawianego rozstrzygnięcia wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 14 marca 2019 r. dotyczył wzorów tapet i powstał między szwedzką a angielską spółką zajmującą się produkcją tekstyliów. Jedna z nich, Svensk Tenn zarejestrowała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znak towarowy nazwany MANHATTAN pod numerem 010540268. Był to wzór dekoracyjny tkaniny obiciowej zaprojektowany przez architekta dla tej spółki jeszcze w latach 30. XIX wieku. Rejestracja nastąpiła w 2012 roku dla produktów takich jak obrusy; ręczniki; podkładki pod szklanki; papier do zawijania, afisze, plakaty, tekstylia, tapety itp.

Textilis to z kolei spółka prawa angielskiego, która od 2013 roku zajmuje się internetową sprzedażą tkanin. W swojej ofercie posiada produkty zawierające motywy dekoracyjne podobne do wzoru MANHATTAN.

Spór powstał, kiedy Svensk Tenn oskarżył Textilis o naruszenie praw do znaku towarowego i praw autorskich. Sąd pierwszej instancji przyznał rację spółce szwedzkiej. Spółka Textilis z kolei złożyła wniosek o unieważnienie znaku towarowego MAHNATTAN, twierdząc, że jego rejestracja jest niezgodna z art. 7 ust. 1 lit. e) pkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie Rozporządzenie 2017/1001). Przepis ten stanowi, że „nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości zwiększających znacznie wartość towarów”. Szwedzki sąd ds. własności intelektualnej i gospodarczych miał problem z określeniem czy w przypadku tego wzoru można mówić o kształcie, dlatego jedno z pytań skierowanych do TSUE dotyczyło tego, czy sporny znak towarowy można uznać za wzór składający się wyłącznie z kształtu. Sąd nie miał pewności czy w przypadku tkaniny ze wzorem znaku towarowego można mówić o kształcie.

Kluczowe dla sprawy okazało się to, jak należy rozumieć pojęcie kształtu. W odpowiedzi TSUE przywołał wcześniejszy wyrok z 12 czerwca 2018 w sprawie Louboutin (sygn. C‑163/16) w którym kształt został zdefiniowany jako „oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni”.

TSUE przyznał też, że co prawda we wzorze MANHATTAN znajdują się kształty, jednak oprócz nich znajdują się tam także elementy dekoracyjne wewnątrz i na zewnątrz kształtów. Dodatkowo, wzór zawiera różne słowa, w tym także „MANHATTAN”, więc zdaniem TSUE nie może być uznany za składający się jedynie z kształtów.

Być może powołanie się w tym wyroku na wcześniejsze rozstrzygnięcie TSUE spowoduje, że utrwali się stała linia orzecznicza i nie będą powstawać wątpliwości, jak rozumieć pojęcie „kształtu” w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1001.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł