Znane nazwisko nie zawsze da się zarejestrować jako znak towarowy

Nazwisko zasadniczo można zarejestrować jako znak towarowy – o ile oczywiście spełnione są przy tym prawne kryteria rejestracji – identyczne jak dla innych rodzajów znaków. Problemy pojawia się często jednak, kiedy próbuje się rejestrować nazwisko znane, na przykład należące do celebryty, polityka lub nazwisko łudząco podobne. Wówczas najczęściej uznaje się, że znak został zgłoszony w złej wierze.

 

Takich sporów, spraw o rozmaitym charakterze jest ostatnio coraz więcej. Przykładowo w połowie lipca angielski Urząd Patentowy uwzględnił sprzeciw amerykańskiego rapera – Calvina Broadus (powszechnie znanego pod pseudonimem Snoop Dogg) wobec zgłoszenia znaku towarowego „Snoop” na obszarze Zjednoczonego Królestwa. Nieco wcześniej głośno było o sprawie dotyczącej sporu o rejestrację znaku towarowego Messi. Sąd Unii Europejskiej uznał, że EUIPO popełniło błąd nie godząc się na rejestrację z uwagi na podobieństwo do słownego znaku Massi, zarejestrowanego wcześniej. Wynik sporu nie zawsze jest łatwy do przewidzenia. Osoby trzecie rejestrujące znane nazwiska lub pseudonimy nie zawsze są skazane na porażkę. Świadczą o tym zakończone sukcesem przykłady rejestracji znaków, przykładowo Dior (przez firmę produkującą implanty medyczne, pomimo sprzeciwu znanego francuskiego domu mody) czy znaku Gucio (pomimo protestów firmy Gucci, która uważała ten znak za łudząco podobny). Poniżej przegląd kilku najciekawszych spraw związanych z rejestracją znanych nazwisk jako znaków towarowych.

 

Snoop Dogg vs Snoop: 1:0

Zacznijmy od stosunkowo świeżej sprawy amerykańskiego rapera – Calvina Broadua, posługującego się pseudonimem Snoop Dogg. Zarejestrował on w Europejskim Urzędzie Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – organ UE rejestrujący m.in. znaki towarowego UE; dalej: EUIPO) szereg znaków towarowych obejmujących obszar całej UE, w tym m.in. dwa znaki Snoop Dogg, Snoop Juice, czy też Snoop Lion. Zostały one zarejestrowane dla wielu towarów i usług, np. odzieży, dysków i płyt kompaktowych, usług rozrywkowych w postaci występów muzycznych na żywo, a także wszelkiego rodzaju akcesoriów do palenia.

Z kolei w październiku 2016 r. w Wielkiej Brytanii został zgłoszony znak towarowy Snoop m.in. dla towarów w postaci biżuterii i wyrobów jubilerskich. Zgłaszającym znak była angielska spółka, w której nazwie zawarte było słowo Snoop (Snoop International Ltd). Znak zgłoszony został dla innych towarów niż te objęte rejestracją słynnego piosenkarza. Tak więc, wydawało się, że zgłaszający znak może czuć się bezpiecznie: znak nie był identyczny (zawierał tylko słowo Snoop), odpowiadał nazwie samej spółki (firmy często chronią własne nazwy poprzez rejestracje znaków towarowych), dodatkowo zgłoszono go dla towarów nie objętych wcześniejszą ochroną.

Okazało się jednak, że Snoop Dogg jest bardzo wrażliwy na punkcie swojego artystycznego pseudonimu i w konsekwencji postanowił złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia znaku „Snopp”. Jako podstawę przywołał złą wiarę zgłaszającego konkurencyjny znak  oraz podkreślił fakt, że jest on podobny do rodziny należących do niego, powszechnie już znanych znaków towarowych. Snoop Dogg zarzucił również zgłaszającemu, że ten nie zamierza używać znaków w obrocie. Zgłaszająca spółka oczywiście wszystkiemu zaprzeczała i wnosiła o oddalenie sprzeciwu.

Ostatecznie Urząd Patentowy Zjednoczonego Królestwa uwzględnił argument o złej wierze zgłaszającego znak Snoop i odmówił jego rejestracji dla zgłoszonych towarów.

 

Palikot vs Palycot DT -IIIZ.357598/20/DW; Decyzja UP z dnia 14 stycznia 2013 r.

Także polski Urząd Patentowy kilku przypadkach pokazał, że również nie dopuszcza do rejestracji znaków, które nawiązują do znanych nazwisk. Między innymi swego czasu głośno było o próbie rejestracji znaku towarowego Palycot dla napojów alkoholowych, wódek, likierów czy nalewek. Co istotne: zgłaszającym znak była Pomorska Fabryka Wódek, dla jasności w żaden sposób nie związana z osobą znanego biznesmena i polityka – Janusz Palikot. Te ostatni czy to mu się podoba czy nie, polityk ten chyba już zawsze będzie trochę kojarzył się z alkoholem. Nie tylko ze względu na organizowanie w przeszłości pewnych happeningów, podczas których wypijał „małpki” w miejscach publicznych, ale przede wszystkim ze względu na fakt, iż stworzył prawdziwe alkoholowe imperium.

Dlatego w momencie, gdy wspomniana wyżej Pomorska Fabryka Wódek zgłosiła do rejestracji znak towarowy Palycot, lubelski biznesmen zareagował złożeniem swoich krytycznych uwag do tego zgłoszenia.

Ostatecznie Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku, słusznie podkreślając, że wszystkie wymienione w wykazie towarów produkty są napojami alkoholowymi, a zatem jest to asortyment z branży, w której intensywnie działał Janusz Palikot. Taka zbieżność nie jest dziełem przypadku, lecz stanowi celowe zbliżenie oznaczenia do osoby Janusza Palikota w celu wywołania skojarzeń właśnie z nim. Tak więc, zgłaszająca znak musiała uznać porażkę.

 

Jest Balcerzak, więc junior już nie wchodzi w grę Sygn. akt VI SA Wa 887/07; wyrok WSA z dnia 20 lipca 2007 r.

W innej, mniej medialnej sprawie, rozegrała się walka o znak towarowy Balcerzak, a dokładniej Balcerzak junior. Wędliny Balcerzak są doskonale znane przeciętnemu polskiemu konsumentowi. Założyciel spółki sprzedał swoje przedsiębiorstwo i obecnie należy ono do jednego z koncernów działających w branży wędliniarskiej.

W międzyczasie syn założyciela spółki zgłosił do rejestracji znak towarowy Balcerzak junior, oczywiście dla towarów w postaci wszelkiego rodzaju wędlin. Tak więc, poprzez dodanie do nazwiska słowa junior chciał nawiązać do marki wypromowanej niegdyś przez ojca.

Urząd Patentowy uznał jednak, że znak został zgłoszony w złej wierze, gdyż zgłaszający chciał czerpać ze zdobytej przez lata renomy nazwy Balcerzak, a prawa do rozpoznawanej nazwy już dawno należały do innego podmiotu. Decyzja Urzędu Patentowego została następnie podtrzymana przez wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Tiger wygrywa z T.G.R.

Najbardziej chyba znanym sporem o znak towarowy związanym nie tyle z nazwiskiem co z pseudonimem, była walka o znak towarowy Tiger, czyli przezwisko ringowe znanego polskiego boksera Dariusza Michalczewskiego.

Spór o prawa do znaku rozgrywał się na wielu płaszczyznach, ja warto skupić się na tym, który miał miejsce przed EUIPO, a później Sądem UE oraz Trybunałem. Spółka Foodcare zarejestrowała w EUIPO unijny znak towarowy T.G.R. Energy Drink oczywiście dla różnego rodzaju napojów, w tym napojów energetyzujących. Pierwsza runda zatem dla Foodcare. Dariusz Michalczewski złożył wniosek o unieważnienie znaku ze względu na zła wiarę zgłaszającego. EUIPO oddaliło wniosek stwierdzając, że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku wcześniejszych znaków towarowych i spornego znaku towarowego oraz że nie zostało wykazane, aby skarżąca działała w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia znaku. Druga runda dla Foodcare. Polski bokser leży przez chwilę na deskach, ale podnosi się i walczy dalej. Składa odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO. Ta unieważnia wcześniejszą decyzję EUIPO i stwierdza, że polski bokser jednak skutecznie udowodnił złą wiarę Foodcare w momencie zgłaszania znaku. Trzecia runda dla Michalczewskiego. Foodcare odwołało się do Sądu UE, ale ten skargę oddalił, potwierdzając, że działania spółki Foodcare były podejmowane w złej wierze (wyrok sądu z 5 października 2016 r.; sprawa T-456/15). Sąd podkreślił w szczególności, że obie strony łączyły stosunki umowne i właśnie te bezpośrednie stosunki umowne były najważniejszą okolicznością przesądzającą o złej wierze Foodcare. Czwarta runda dla Michalczewskiego. Zatem w rundach remis dwa do dwóch, ale Michalczewski wyraźnie wygrywa na punkty. I finał rozgrywki:  Trybunał Sprawiedliwości UE w postanowieniu Trybunału (dziesiąta izba) z 11 maja 2017 r. – Foodcare/EUIPO (sprawa C‑639/16 P) oddala skargę Foodcare. Ostatni nokaut, Foodcare leży na deskach.

 

Implanty medyczne mogą być Dior EUIPO (Cancelation Division) decyzja z dnia 23 czerwca 2014 r. – 7269 C

Opisane wyżej przykłady mogłyby wskazywać na fakt, że podmiot zgłaszający znak zbliżony do nazwiska czy pseudonimu znanej osoby jest z góry skazany na porażkę. Niekoniecznie.

Przekonał się o tym właściciel jednego z najbardziej znanych brandów na świecie – marki Dior. Sam założyciel marki Christian Dior nie żyje od przeszło 70 lat, ale firma, której był twórcą do dnia dzisiejszego stanowi jedną z najbardziej wartościowych i rozpoznawalnych marek na świecie.

W 2006 r. niemiecka spółka Eurocor GmbH zarejestrowała znak towarowy „Dior” dla bardzo specyficznych towarów, a mianowicie implantów naczyń krwionośnych oraz stentów. Stenty to niewielkie kawałki stali, chromu lub kobaltu, umieszczane wewnątrz naczyń krwionośnych, które służą do leczenia choroby wieńcowej.

Ze względu na specyfikę tych towarów, trudno było spodziewać się, że ktoś mógłby zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów. Pacjent, któremu wszczepiane są stenty musiałby być w naprawdę kiepskim stanie, żeby przypuszczać, że pochodzą one ze słynnego domu mody Dior.

Jednak spółka Christian Dior Couture S.A. najwidoczniej uznała, że istnieje takie zagrożenie i złożyła wniosek o unieważnienie znaku Dior zarejestrowanego przez Eurocor GmbH. Głównym zarzutem było właśnie zgłoszenie tego znaku w złej wierze. Oczywiście Dior podkreślał reputację swoich znaków, ich ponadprzeciętną rozpoznawalność itp. EUIPO uznało jednak, że towary, dla których znak został zarejestrowany są tak różne, tak „dalekie” od towarów, dla których używane są znaki Diora, że ryzyko skojarzenia tego znaku ze słynną marką nie istnieje. EUIPO podkreśliło również, że Dior w żaden sposób nie udowodnił lub nawet nie uprawdopodobnił, iż zgłaszający znak „Dior” chciał w jakikolwiek sposób skorzystać z reputacji słynnej marki. Nie wykazał również, że zachowanie zgłaszającego było sprzeczne z uczciwymi praktykami handlowymi.

 

Gucio to nie Gucci

Powyższy przykład pokazuje, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od okoliczności faktycznych sprawy. Potwierdza to zresztą kolejny spór, który chciałem opisać.  Pozostając przy tematyce słynnych nazwisk związanych z modą, ciekawy był polski przypadek znaku towarowego Gucio R-X.

Znak został zarejestrowany w 2007 r. dla obuwia dziecięcego. Właściciel słynnego brandu Gucci złożył sprzeciw wobec rejestracji tego znaku, uznając, że Gucio jest podobny do wcześniejszych znaków Gucci. Urząd Patentowy oddalił sprzeciw, podkreślając przede wszystkim różnice między znakami na płaszczyźnie znaczeniowej – słowo Gucio to zdrobnienie polskiego imienia Gustaw, a znak Gucci ma charakter fantazyjny, w Polsce przywołujący skojarzenia z językiem włoskim.

Decyzja Urzędu Patentowego została następnie podtrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 30 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 807/10. Tak więc, Gucio wyszedł ze sporu obronną ręką.

 

Jimi Hendrix nie wygrał  R 782/2012-4 DECISION of the Fourth Board of Appeal of 24 March 2014

Rozstrzygnięciem innego konfliktu o znak towarowy mogliby być zawiedzeni fani największego wirtuoza gitary w historii muzyki. Właścicielom praw własności intelektualnej związanych z Jimi Hendrixem nie udało się bowiem unieważnić unijnego znaku towarowego Jimi Hendrix przeznaczonego mi.in. dla instrumentów muzycznych.

Co prawda EUIPO w pierwszej instancji unieważniło znak, ale Izba Odwoławcza EUIPO zmieniła decyzję organu I Instancji. Uznała, że nie można z góry zakładać, iż zgłaszający znak w postaci słynnego nazwiska działał w złej wierze, nawet jeżeli nic go nie łączyło ze znanym muzykiem.

 

Michael Jackson nie dla osób trzecich 5014 C  DECISION of the Cancellation Division of 29/02/2012

Legenda muzyki pop, Michael Jackson, zmarł w czerwcu 2009 r. Fani króla popu jeszcze nie zdążyli się otrząsnąć po jego śmierci, jak w lipcu 2009 r. niejaki Rafael De las Heras Rodríguez wystąpił do EUIPO z wnioskiem o rejestrację graficznego znaku towarowego przedstawiającego podpis Michaela Jacksona wraz z jego imieniem i nazwiskiem umieszczonymi pod tym podpisem. Znak został zarejestrowany przez urząd w grudniu 2010 r. dla wielu towarów w różnych klasach towarowych.

Spółka Triumph International, reprezentująca interesy legendarnego muzyka, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie znaku ze względu na złą wiarę zgłaszającego. Zdaniem wnioskodawcy, jedynym celem zgłoszenia znaku było uzyskiwanie zysku i czerpanie korzyści ze sławy legendarnego muzyka.

Triumph International podkreślił również, że istnienie spornego znaku może wprowadzać w błąd odbiorców, ponieważ będą oni myśleli, iż towary oznaczane podpisem Michaela Jacksona są w jakiś sposób powiązane ze spadkobiercami praw słynnego artysty.

Właściciel znaku twierdził, że dowody przedstawione przez Triumph International wskazywały jedynie na sławę Michaela Jacksona, ale nie dowodziły istnienia po stronie wnioskodawcy praw do nazwy Michael Jackson, ani tego, że oznaczenie Michael Jackson było w ogóle używana w obrocie. W konsekwencji, wnioskodawca nie udowodnił, że zgłaszający znak mógł w ogóle wiedzieć o używaniu, istnieniu na rynku oznaczenia Michael Jackson.

EUIPO unieważnił sporny znak towarowy, zwracając uwagę, że właściciel znaku musiał słyszeć o Michaelu Jacksonie w momencie składania wniosku o rejestrację, a jego jedyną motywacją była chęć komercyjnego korzystania ze sławy króla popu.

 

Najdłuższy mecz życia Messiego wciąż trwa

Ciekawy jest przypadek znaku towarowego Messi zgłoszonego przez jednego z najlepszych i najcenniejszych piłkarzy na świecie – Leo Messiego ( magazyn Forbes określił jego wartość rynkową na 220,5 miliona dolarów). Ten pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki „rozgrywa, jeśli nawet nie najtrudniejszy, to z pewnością najdłuższy mecz w swojej karierze: w walce o rejestrację znak towarowy.

Pierwsza połowa meczu zaczęła się bowiem jeszcze w sierpniu 2011 r., gdy Messi wystąpił do EUIPO o rejestrację znaku towarowego UE zawierającego element słowny Messi dla odzieży, obuwia oraz artykułów gimnastycznych i sportowych. W listopadzie tego samego roku na boisko wkroczył Jaime Masferrer Coma (finalnie zastąpiony finalnie przez spółkę JM-EV e hijos) wnosząc sprzeciw wobec wniosku Messiego ze względu na podobieństwo do słownego znaku Massi, zarejestrowanego wcześniej dla tych samych towarów. EUIPO w 2013 r. stwierdziło istnienie prawdopodobieństwo pomyłki obu znaków. Tak więc wynik początkowo wynosił 1:0 dla JM-EV e hijos. W drugiej połowie Lionel Messi ponownie stracił bramkę – jego odwołanie zostaje oddalone przez Izbę Odwoławczą EUIPO. A więc można rzec: było już 2:0 dla JM-EV e hijos.

W dogrywce losy meczu się odmieniły. W wyroku z 26 kwietnia 2018 r. (Sprawa T-554/14 Messi Cuccittini przeciwko EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)) Sąd Unii Europejskiej uznał, że EUIPO popełniło błąd przy ocenie konceptualnego podobieństwa znaków

Lionel Messi jest osobą cieszącą się ogromną sławą – pojawia się często w radiu i telewizji. Jest więc rozpoznawalny, a jego nazwisko niezwykle znane przez bardzo szerokie grono odbiorców. Nie tylko tych interesujących się piłką nożną. Przeciętny konsument nie pomyli obu znaków. Znak MESSI od razu skojarzy mu się ze sławnym piłkarzem. Nie dokona więc pomyłki i nie połączy znaku MESSI z MASSI. Stopień podobieństwa między tymi znakami nie jest więc wystarczający, aby stanowił przeszkodę dla rejestracji znaku „MESSI”. Już wiadomo, że EUIPO złożyło odwołanie od wyroku Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Losy tego meczu rozstrzygną się zatem w rzutach karnych.

 

Neymar JR unieważnił znak zarejestrowany  w złej wierze DECISION of the Second Board of Appeal of 6 September 2017; R 80/2017-2

Neymar da Silva Santos Junior został w 2017 r. najdroższym piłkarzem świata. Za transfer gwiazdy francuski PSG zapłacił Barcelonie 222 mln EURO. Trudno byłoby znaleźć osobę, która nie słyszałby o młodym talencie z Brazylii. Jak się jednak okazało, sława piłkarza nie stanowiła przeszkody dla rejestracji znaku towarowego NJR Neymar JR przez niejakiego Carlosa Moreirę w marcu 2015 r. i to dla towarów ewidentnie kojarzących się z piłkarzami, tj. obuwia, odzieży, nakryć głowy.

Nie trudno się domyśleć, że brazylijskiemu piłkarzowi się to nie spodobało i musiał wkroczyć do gry. Neymar złożył wniosek o unieważnienie wspomnianego oznaczenia. Piłkarz wskazał, że jest znany w Europie pod swoim imieniem Neymar przynajmniej od 2013 r., kiedy zaczął grać w Barcelonie. Co więcej, jeszcze za czasów występów w brazylijskim klubie Santos prasa europejska wielokrotnie pisała o wielkim talencie piłkarza, porównując go nawet do słynnego Pele. Zgłaszający znak towarowy musiał zatem wiedzieć o prawach przysługujących piłkarzowi. Zdaniem piłkarza, celem Carlosa Moreiry było uniemożliwienie Neymarowi używania jego nazwiska w celach komercyjnych. Brazylijczyk podnosiła również, że właściciel znaku towarowego wcześniej zarejestrował znak towarowy zawierający imię innego znanego piłkarza – Ikera Cassillasa, tak więc jest to praktyka powszechnie stosowana przez zgłaszającego.

EUIPO unieważniło znak towarowy z powodu rejestracji znaku w złej wierze.  W odpowiedzi Carlos Moreira złożył odwołanie od decyzji EUIPO. Izba Odwoławcza podtrzymała jednak decyzję o unieważnieniu znaku. Organ nie uwierzył, że znak został zgłoszony w dobrej wierze. Według EUIPO właściciel znaku z pewnością musiał być świadomym tego, że słynny piłkarz, tak inne gwiazdy sportu, będzie chciał wykorzystać sławę swojego imienia w celach komercyjnych. Ponadto, wskazywały na to  okoliczności faktyczne sprawy, m.in. wcześniejsza rejestracja znaku towarowego zawierającego imię słynnego hiszpańskiego bramkarza – Ikera Cassillasa.

 

Kilka prawidłowości w sporach o znane nazwiska

Podsumowując przegląd orzecznictwa ostatnich lat w sprawie rejestracji znanych nazwisk jako znaków towarowych można zauważyć kilka prawidłowości:

  • Po pierwsze, rejestrowanie swoich nazwisk czy też pseudonimów (jak CR7 przez Ronaldo) stało się w ostatnich latach coraz bardziej popularne, a wręcz powszechne wśród celebrytów, niezależnie od branży, w której działają. Znane osoby (lub ich bliscy) dostrzegły, że rozpoznawalność danego nazwiska może się przekładać na konkretne korzyści finansowe. W konsekwencji, uzyskanie bezwzględnego monopolu na nazwisko dzięki rejestracji znaku towarowego okazuje się być bardzo kuszące z ekonomicznego punktu widzenia. Także w Polsce gwiazdy show-biznesu zaczęły masowo rejestrować swoje nazwiska w charakterze znaków towarowych. Tytułem przykładu wskazać można np. znaki: Niemen ( R.242245), Ryszard Kapuściński (R.258746), Magda Gessler (R.235938), Stachursky (R.167484). Czasem są one łączone z nazwami stron internetowych prowadzonych przez te osoby – Kasia Tusk makelifeeasier.pl (R.255005), czy nazwami autorskich programów prowadzonych przez te osoby – Wojciech Cejrowski – boso przez świat( R.228493).
  • Po drugie, orzecznictwo pokazuje, że próby rejestracji znaków towarowych w celach spekulacyjnych, czyli przez podmioty, które nie mają nic wspólnego ze zgłaszanym nazwiskiem, przeważnie kończą się porażką zgłaszających. W takich sytuacjach urzędy patentowe najczęściej uznają, że zgłoszenie znaku nastąpiło w złej wierze (przykład wódki „Palycot”).
  • Po trzecie, „sprytne”, a czasami być może nawet nie zamierzone nawiązywanie (Gucio) do renomowanych, znanych i cenionych znaków towarowych może być dopuszczalne, przy czym takie rejestracje przeważnie jedynie przywołują skojarzenia ze znanymi nazwami, lub też ze względu na specyfikę towarów, dla których zostały przeznaczone, ryzyko konfuzji jest znikome (przykład znaku Dior dla stentów).
  • Po czwarte, przykład wyroku Sądu UE w sprawie Massi/Messi pokazuje, że znane osoby są chyba czasami łagodniej traktowane niż „zwykły podmiot”. W wyroku tym Sąd uznał późniejszy znak Messi za niepodobny do znaku Massi. Trudno sobie wyobrazić takie samo rozstrzygnięcie w przypadku próby rejestracji tego znaku przez innego, nieznanego zgłaszającego.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł