Spór między prawnikami.
Spółka adwokacka MBK Rechtsanwälte jest właścicielem niemieckiego znaku towarowego utworzonego z jej nazwy.
Mk advokaten jest spółką adwokacką, która początkowo prowadziła działalność pod nazwą „mbk Rechtsanwälte”. Na skutek powództwa o naruszenie znaku towarowego wniesionego przez MBK Rechtsanwälte, Sad krajowy w Niemczech zakazał jednak używania spółce nazwy „mbk Rechtsanwälte” oraz grupy liter „mbk” w obrocie handlowym dla usług prawnych.
Po pewnym czasie okazało się, że po wpisaniu w wyszukiwarkę Google frazy „mbk Rechtsanwälte” pokazywały się strony, które wyświetlały ogłoszenie dotyczące usług prawnych mk advokaten. Na reakcję MBK Rechtsanwälte nie trzeba było długo czekać. Spółka wniosła do Sądu o nałożenie na mk advokaten kary grzywny za nieprzestrzeganie zakazu.
Mk advokaten tłumaczyła się, że wprawdzie umieściła ogłoszenie w katalogu reklamowym, jednak po nałożeniu zakazu używania spornej nazwy wycofała wszelkie wpisy zawierające grupę liter „mbk”. Sąd krajowy w Niemczech stwierdził jednak, że zamieszczone w Internecie ogłoszenie przysparzało korzyści mk advokaten i było oparte na ogłoszeniu, które wcześniej spółka sama zamieściła.
Mk advokaten zaskarżyła to orzeczenie do Sądu, który zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy jeżeli osoba trzecia nie zamieściła wpisu samodzielnie, lecz uczynił to operator strony internetowej, przejmując ten wpis z innego wpisu, to czy może odpowiadać ona za naruszenie znaku towarowego?
Trybunał nie miał wątpliwość kto ponosi odpowiedzalność[1]
Zgodnie z art. 5 Dyrektywy 2008/95/WE właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zabronić osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczenia podobnego lub identycznego.
Jak Trybunał sam wskazał, wykładania pojęcia „używania” oznaczenia została już wielokrotnie dokonywana. „Używanie” oznaczenia w rozumieniu Dyrektywy wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie.
Mając na uwadze powyższe, Trybunał słusznie stwierdził, że nie można zatem przypisywać danej osobie odpowiedzialności za samodzielne działania innych podmiotów gospodarczych, z którymi nie utrzymuje ona bezpośrednich lub pośrednich stosunków.
W przypadku przejęcia przez operatów stron internetowych ogłoszenia z ich własnej inicjatywy i we własnym imieniu nie można uznać, że podmiot gospodarczy, którego usługi są w ten sposób promowane, jest ich klientem. Właściciel zarejestrowanego znaku, którego prawa zostały taką reklamą naruszone, może zatem występować przeciwko tym operatorem z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych.
Co to oznacza w praktyce?
Zgodnie z wyrokiem TSUE, jeżeli nie jesteśmy klientem danego serwisu reklamowego, na którym pojawia się reklama naszych usług lub towarów naruszających cudzy znak towarowy i nie podjęliśmy żadnych bezpośrednich lub pośrednich czynności, aby ta reklama tam się znalazła to możemy spać spokojnie.
Każdy medal ma jednak dwie
strony. Wyrok TSUE w praktyce może przysporzyć wiele trudności osobom, których
znak towarowy został naruszony. Muszą one bowiem najpierw „zbadać”, na czyje
zlecenie reklama została umieszczona w serwisie reklamowym – czy serwis zrobił
to z własnej inicjatywy, czy też reklama została umieszczona na zlecenie osoby
trzeciej, a takie „śledztwo” może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.
[1] Wyrok Trybunału z dnia 2 lipca 2020 roku, C-684/19.
Dowiedz się więcej:
- 10 newsów z prawa konkurencji z października 2024 r.
- Alert prawny – Zmiany w zasadach sprzedaży alkoholu
- 10 kroków do skutecznego compliance w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów
- 10 rzeczy, o których warto pamiętać przy tworzeniu treści reklamowych
- Współpraca na potrzeby realizacji celów zrównoważonego rozwoju