W ostatnim newsletterze pisaliśmy o tym, jak zwiększyć szanse na uzyskanie prawa ochronnego, kiedy zgłaszamy logo. Na tym droga się jednak nie kończy – znaku trzeba „rzeczywiście” używać. W przeciwnym wypadku prawo ochronne na nasz znak może wygasnąć. A wykazanie takiego używania nie zawsze jest sprawą prostą.
Co oznacza rzeczywiste używanie znaku?
Znak jest wtedy rzeczywiście używany, jeżeli:
- jest używany w zarejestrowanej formie;
- służy do oznaczania zarejestrowanych towarów i usług;
- używamy go w obrocie gospodarczym.
Jeżeli więc posiadamy prawo ochronne na znak towarowy, który został zarejestrowany do oznaczenia kremów do twarzy, to jego rzeczywistym używaniem będzie nakładanie znaku na opakowanie kremu, w formie, w jakiej go zarejestrowaliśmy, a następnie sprzedaż kremu np. w sklepie internetowym. Jeżeli taki krem produkujemy w zaciszu domowym i rozdajemy koleżankom na urodziny, to nie można mówić o jego rzeczywistym używaniu.
Jak udowodnić, że znak jest rzeczywiście używany?
W tym miejscu często zaczynają się schody. Przykładowo, w postępowaniu sprzeciwowym, jeżeli druga strona podniesie, że nie używamy naszego oznaczenia, to musimy wykazać, że był on używany w okresie 5 lat licząc wstecz od dnia zgłoszenia spornego oznaczenia. Dowody muszą więc zawierać przede wszystkim datę. Dodatkowo, na dowodach musi widnieć znak w zarejestrowanej formie. Musi z nich wynikać, że był nakładany na wszystkie towary lub usługi, dla których został zarejestrowany.
Takimi dowodami mogą być np. faktury, dawne materiały reklamowe i promocyjne (np. gazetki, foldery, katalogi), zdjęcia półek w sklepach, w których jest sprzedawany towar oznaczony danym znakiem (oznaczone datą).
Urząd Patentowy RP ostatnio opublikował na swojej stronie „Wspólny Komunikat o Wspólnej Praktyce”, który został opracowany przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Znajdziemy tam zalecenia dotyczące m.in. składania i przedstawiania dowodów w postepowaniach odwoławczych. Zalecenia te obowiązywać mają od 30 czerwca 2021 r.
Od każdej reguły są zawsze wyjątki!
Dla tych, którzy dopiero zarejestrowali swoje oznaczenie i po lekturze artykułu w pośpiechu szukają dowodów jego używania mamy dobrą wiadomość.
Na rozpoczęcie używania znaku towarowego mamy 5 lat licząc od dnia jego rejestracji. Przez ten okres nikt nie może od nas żądać dowodu używania naszego oznaczenia.
Dodatkowo, prawo własności przemysłowej przewiduje „furtkę” dla tych przedsiębiorców, którzy są w złej kondycji finansowej. Jeżeli wykażemy, że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania naszego znaku towarowego, to również możemy zachować prawo ochronne na nie.
Droga na skróty nie zawsze popłaca.
Wykazanie rzeczywistego używania znaku nie jest proste. Zdając sobie z tego sprawę, niektórzy przedsiębiorcy co pewien czas rejestrują na nowo to samo oznaczenie, w celu obejścia tego obowiązku.
Na taki pomysł wpadł również właściciel znaku „MONOPOLY”, który co pewien czas rejestrował to samo oznaczenie. Przyznał, że zgłaszanie znaku na nowo miało na celu uniknięcie uciążliwej procedury związanej z udowadnianiem używania znaku. Sąd nie docenił szczerości właściciela znaku i uznał, że takie działanie stanowi o złej wierze. Znak został ostatecznie unieważniony[1].
Podsumowując, nie warto wybierać drogi na skróty. Warto natomiast zbierać dowody używania naszego oznaczenia.
Autorką artykułu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.
[1] Wyrok Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) z dnia 21 kwietnia 2021 r., T‑663/19.
Dowiedz się więcej:
- 10 rzeczy, o których warto pamiętać przy tworzeniu treści reklamowych
- Współpraca na potrzeby realizacji celów zrównoważonego rozwoju
- 10 obowiązków przedsiębiorcy, które powinien znać i stosować
- 10 wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas kontroli i przeszukania przez UOKiK
- Ryzyko gun jumpingu w transakcjach M&A – nowy odcinek podcastu