Tworząc własny biznes lub nową linię produktów jedną z podstawowych kwestii, o jakiej należy pomyśleć jest uzyskanie prawa ochronnego na znak, który będzie służył do oznaczania naszych towarów lub usług.
Jeżeli jednak chcemy przez wiele lat korzystać z monopolu na używanie w celach zarobkowych lub zawodowych naszego oznaczenie, musi być one „rzeczywiście używane”. W przeciwnym wypadku prawo ochronne może wygasnąć.
Co do zasady rzeczywiste używanie polega na nakładaniu oznaczenia na towary i ich wprowadzaniu do obrotu. W takim przypadku nie mamy wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca korzysta z danego oznaczenia.
Jednak w praktyce wykazania rzeczywistego używania sprawa wiele problemów i tak też było w przypadku sporu, w którą główną rolę odegrało Ferrari, a ściślej rzecz ujmując model Testarossa.
Tło sporu
Ponad 30 lat temu Ferrari uzyskało prawo ochronne [1] na znak słowno – graficzny:
nr rejestracji: 515107
w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dla towarów w klasie 12 tj. pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie, w szczególności pojazdy samochodowe lub ich części.
Trzy lata później ten sam znak został zarejestrowany w niemieckim urzędzie patentowym dla bardzo podobnych towarów.
Kilka lat temu sąd krajowy w Düsseldorfie nakazał wykreślenia z rejestru spornego znaku z powodu jego wygaśnięcia. Sąd uznał, że Ferrari w ciągu ostatnich pięciu lat nie używało rzeczywiście tych znaków w Niemczech i Szwajcarii dla towarów, dla których został zarejestrowany.
Ferrari sprzedawało model samochodu pod nazwą „Testarossa” w latach 1984-1991, a następnie do 1996 r. będące jej następcami modele 512 TR i F512 M. W 2014 r. Ferrari wyprodukowało jeden egzemplarz modelu „Ferrari F12 TRS”.
W okresie ostatnich pięciu lat (czyli w okresie istotnym dla oceny rzeczywistego używania) Ferrari używało spornego znaku jedynie do oznaczania części zamiennych i akcesoriów do modeli Testarossa.
Ferrari wniosło apelację od wyroku. Tym razem Sąd odsyłający nabrał wątpliwości, czy żeby przesłanka rzeczywistego używania została spełniona, używanie musi być istotne. Ferrari bowiem używało spornych znaków w odniesieniu do drogich samochodów, które zazwyczaj są produkowane w niewielkiej liczbie. Dodatkowo czy można uznać za rzeczywiste używanie, jeżeli Ferrari nadal zapewnia części zamienne i oferuje usługi dla towarów sprzedawanych wcześniej pod tym znakiem.
Rzeczywiste używanie – czy jakie?
Trybunał stwierdził, że ocena rzeczywistego charakteru używania powinna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo.
Używania przez właściciela znaku dla części zamiennych stanowiących integralną część towarów może bowiem stanowić „rzeczywiste używanie” nie tylko w odniesieniu do samych części zamiennych, lecz również w odniesieniu do towarów oznaczonych wspomnianych znakiem.
Trybunał słusznie uznał, że konsument nabywający towar dla luksusowego modelu Testarossa skojarzy ze znakiem także części zamienne, skutkiem czego znak ten będzie nadal pełnił funkcję odróżniającą. W związku z tym od właściciela wcześniejszego znaku towarowego wystarczy wymagać przedstawienia dowodu na rzeczywiste używanie tego znaku towarowego w odniesieniu do części towarów lub usług należących do tej jednorodnej kategorii.
Praktyczne wnioski
W praktyce wykazanie rzeczywistego używania znaku nie należy do najprostszych zadań. Często bowiem przedsiębiorcy wprowadzają limitowane linie swoich produktów, które po określonym czasie przestają być wprowadzane do obrotu.
Wyrok Trybunału pozwoli więc zachować prawo ochronne na znak towarowy także dla tych towarów, które wprawdzie nie są już wprowadzane do obrotu, ale nadal funkcjonują na rynku m.in. poprzez sprzedawanie dla nich części zamiennych.
[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 października 2020 r. C-720/18.
Autorką artykułu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.
Dowiedz się więcej:
- Prezes UOKiK opublikował nowe Wyjaśnienia
- Podcast „M&A^2, czyli Mirek i Asia o mergerach i antymonopolu”
- Nowe obowiązki raportowania wynikające z Rozporządzenia EUDR
- Zmiany w regulaminach skierowanych do konsumentów – Nextbike z karą ponad 791 tys. zł
- MrBeast – Przegrana batalia prawna przez youtubera